Zvažujete registraci ochranné známky ve Spojených státech?

Obecným účelem ochranné známky je identifikace původu zboží a služeb a jejich odlišení od produktů jiných subjektů. Tento princip definuje funkčnost ochranných známek po celém světě.

Ochranné známky však představují práva s územní působností. Poskytují ochranu pouze v konkrétních zemích nebo jurisdikcích, kde jsou řádně zapsány. Každá taková jurisdikce může upravovat režim ochranných známek dle vlastního právního řádu.

V důsledku toho, i když základní účel ochranných známek zůstává stejný, pravidla, postupy a požadavky se mohou výrazně lišit v závislosti na tom, kde podáte žádost. To platí zejména pro Spojené státy, které se řídí vlastními pravidly a požadavky.

Používáte svou americkou ochrannou známku?

Zásadní otázka v kontextu americké právní doktríny. Klíčovým principem ve Spojených státech je totiž doktrína prioritního užití (first use doctrine), podle níž vzniká právo k ochranné známce na základě jejího faktického užití v mezistátním obchodním styku, nikoli až její registrací. Oproti tomu stojí právní doktrína prioritní registrace (first-to-file doctrine), která se uplatňuje například v České republice a Evropské Unii, kde práva k ochranné známce zpravidla vznikají po úspěšné zápisu známky do příslušného rejstříku.

Pro úspěšnou registraci ochranné známky ve Spojených státech prostřednictvím Úřadu pro patenty a ochranné známky (USPTO) musíte nakonec vždy prokázat, že ochrannou známku skutečně používáte v mezistátním obchodním styku. Tento požadavek předurčuje dvě základní možnosti podání přihlášky:

• Na základě použití v mezistátním obchodním styku (Use in Commerce basis). Ochrannou známku již fakticky používáte v souvislosti se svými výrobky nebo službami v rámci mezistátního obchodního styku. V takovém případě je s přihláškou nutné předložit přijatelný důkaz o užívání ochranné známky, známý jako prohlášení o použití (Statement of Use).

• Na základě záměru užití v mezistátním obchodním styku (Intent-to-Use basis). Máte reálný a poctivý úmysl používat ochrannou známku v obchodním styku v blízké budoucnosti. Jelikož svou ochrannou známku ještě nepoužíváte, budete muset prohlášení o použití (Statement of Use) předložit dodatečně.

Jak dlouho trvá proces registrace?

Ve srovnání s Evropskou unií je proces registrace ochranné známky ve Spojených státech výrazně delší a složitější.

V EU trvá registrace obvykle 4 až 6 měsíců od podání žádosti po schválení, za předpokladu, že nejsou vzneseny žádné formální námitky. Ve Spojených státech trvá proces nejméně 12 měsíců, často i déle. Opět za předpokladu, že nejsou vzneseny žádné formální námitky.

Bez ohledu na to, zda podáváte žádost na základě užití v obchodním styku nebo záměru užití, registrace začíná stejným způsobem:

1. Počáteční přezkum (Initial Review Period):

Po podání žádosti o registraci ochranné známky u USPTO trvá aktuálně přibližně 6 měsíců, než ji přezkoumá pověřený právní zástupce úřadu.

2. Věcné posouzení (Substantive Examination):

Po provedení odborného přezkumu přihlášky trvá USPTO zpravidla několik měsíců, než vydá své stanovisko. Výsledkem může být buď schválení k publikaci, nebo vydání úředního opatření (např. formální námitky či výzvy k doplnění). Tímto okamžikem začíná vlastní registrační proces, jehož délka se odvíjí zejména od povahy přihlašované ochranné známky a případných komplikací v řízení.

Pokud podáváte přihlášku na základě skutečného užívání v mezistátním obchodě (Use in Commerce basis), může USPTO po dokončení přezkumu přihlášku buď schválit k registraci, nebo zamítnout. Celý proces obvykle trvá 12 měsíců či déle, pokud nedojde ke zpožděním nebo komplikacím v řízení.

V případě přihlášky podané na základě záměru užívání (Intent to Use basis) může USPTO po přibližně 12-ti měsíčním přezkumném procesu vydat tzv. oznámení o povolení (Notice of Allowance). Jedná se o formální potvrzení, že přihláška byla schválena k registraci. Od tohoto okamžiku běží lhůta 6 měsíců na zahájení skutečného užívání ochranné známky v mezistátním obchodě a na předložení prohlášení o užívání (Statement of Use). V případě potřeby lze požádat až o pět po sobě jdoucích 6měsíčních prodloužení, což znamená, že na prokázání užívání máte maximálně 3 roky od vydání oznámení o povolení.

Jaké počáteční poplatky můžete očekávat při registraci americké ochranné známky?

Náklady na registraci ochranné známky u USPTO závisí především na počtu tříd výrobků nebo služeb, o které žádáte, a na zvoleném základu pro podání žádosti.

Standardní poplatek za podání žádosti o registraci ochranné známky je 350 USD za každou třídu výrobků nebo služeb.

Příklad:

Pokud vaše společnost prodává hračky pro psy, pravděpodobně podáte žádost v rámci třídy 28 a zaplatíte 350 USD. Pokud prodáváte také vodítka, která spadají do jiné třídy, třídy 18, budete muset podat přihlášku ve dvou třídách, což bude znamenat celkový poplatek 700 USD.

Je důležité si uvědomit, že tyto ceny platí pro jednu přihlášku. Pokud podáte přihlášku na standardní slovní ochrannou známku (slovo) a ochrannou známku ve zvláštním formátu (grafické znázornění, jako je např. logo), budete muset podat dvě přihlášky, což bude znamenat poplatek 700 USD nebo 1400 USD v závislosti na počtu tříd.

Užití v obchodním styku (Use in Commerce Basis)

• Americkou ochrannou známku již používáte v mezistátním obchodním styku.

• Spolu s počáteční žádostí předložíte důkaz o použití (Proof of Use).

• Za prohlášení o použití (Statement of Use) se neplatí žádný další poplatek.

V souladu s výše uvedeným příkladem by tedy vaše počáteční poplatky činily 350 USD za třídu. Při dvou třídách (18 a 28) by váš celkový poplatek pro USPTO činil 700 USD. Za předpokladu, že nedojde k žádným komplikacím.

Budoucí záměr užití ochranné známky (Intent-to-Use Basis)

• Vaši ochrannou známku zatím nepoužíváte v mezistátním obchodním styku, ale máte v úmyslu tak učinit.

• Poté, co USPTO vydá oznámení o povolení (Notice of Allowance), musíte podat prohlášení o užívání ochranné známky v mezistátním obchodu (Statement of Use).

• Poplatek za prohlášení o užívání ochranné známky v mezistátním obchodu (Statement of Use): 150 USD za třídu.

• Pokud potřebujete více času pro prokázání užívání ochranné známky, můžete požádat o prodloužení o 6 měsíců.

• Poplatek za každé prodloužení: 125 USD za třídu.

• Můžete podat až pět žádostí o prodloužení, což vám dává celkově až 3 roky na předložení důkazů o užívání známky.

Příklad:

Použijeme-li stejný faktický základ jako tomu bylo u příkladu výše, Vaše poplatky by činily 700 USD za podání žádosti, 300 USD za prohlášení o použití a 250 USD za každé prodloužení, za předpokladu, že nedojde k žádným komplikacím.

Musíte být zastoupeni advokátem?

Pokud nejste občanem USA nebo vaše sídlo není na území Spojených států (tj. vaše sídlo se nachází mimo USA), musíte být v záležitostech týkajících se ochranných známek před USPTO zastoupeni advokátem s advokátní licencí udělenou některou z advokátních komor států USA.

Pokud tedy pocházíte z České republiky, musíte být zastoupeni advokátem s licencí v USA. Pokud máte sídlo ve Spojených státech nebo jste jejich občanem, můžete tento proces vyřídit sami.

Jako americký advokát licencovaný na Floridě a se zkušenostmi s reprezentací klientů před USPTO Vám mohu poskytnout právní poradenství tak, aby byl proces jasný a přímočarý. Pokud uvažujete o podání žádosti o registraci americké ochranné známky, rád Vám pomohu.